今天小編就為大家分享一篇外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定中的若干問題探討，具有很好的參考價值，希望對大家有所幫助。
隨著知識經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，人們的知識產(chǎn)權(quán)尤其是專利意識顯著增強，專利戰(zhàn)略在參與市場競爭中的作用日益突出，外觀設(shè)計專利侵權(quán)糾紛案件越來越多，但由于我國現(xiàn)行法律對外觀設(shè)計專利侵權(quán)如何判定規(guī)定的很少，給外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定帶來了一定的困難。筆者從事知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法工作以及專利維權(quán)法律工作多年，本文結(jié)合工作實際就如何判定外觀設(shè)計專利侵權(quán)進(jìn)行粗淺的探討

但是每當(dāng)我看到母親為過節(jié)心力交瘁，處心積慮的時候，我又有些于心不忍了。是啊，在平時，

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一、外觀設(shè)計專利權(quán)保護(hù)范圍的確定
確定外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍是外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定比對時的首要工作。關(guān)于確定外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍我國專利法有專門的規(guī)定即“外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍以表示在圖片或照片中的該外觀設(shè)計專利產(chǎn)品為準(zhǔn)。” 但這條規(guī)定過于原則，實際上圖片或照片中的內(nèi)容并不一定都受法律保護(hù)，圖片或照片中的內(nèi)容到底哪些受法律保護(hù)哪些不受法律保護(hù)，是非常值得探討的。
（一）如何排除公知在先設(shè)計內(nèi)容
外觀設(shè)計專利申請文件中的圖片或照片中的內(nèi)容是侵權(quán)判定比對時的依據(jù)，如果圖片或照片中有公知在先設(shè)計內(nèi)容，那么公知在先設(shè)計內(nèi)容就不受法律保護(hù)。我國的絕大部分外觀設(shè)計專利都是在已有外觀設(shè)計的基礎(chǔ)上改進(jìn)的，雖然專利法條文中并未規(guī)定在進(jìn)行外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定時，必須排除專利圖片或照片中的公知在先設(shè)計部分，但是，公知在先設(shè)計不是專利權(quán)人的智力成果，其屬于社會公眾的共同財富，已經(jīng)處于社會公眾欲得知就能得知的公開狀態(tài)，如果將這些公知在先設(shè)計也包括在專利權(quán)人的權(quán)利范圍內(nèi)，對公眾來說是不公平的，也會嚴(yán)重阻礙科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和創(chuàng)新。所以，為保護(hù)社會公眾的利益，確定外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍時，應(yīng)當(dāng)首先區(qū)分出公知在先設(shè)計部分和具有獨創(chuàng)性的部分，將公知在先設(shè)計部分排除在專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。在外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定中，被控侵權(quán)人可以利用公知在先設(shè)計進(jìn)行抗辯，即主張被控侵權(quán)產(chǎn)品使用的是公知在先設(shè)計的設(shè)計方案或者與公知在先設(shè)計方案更為接近。如何排除公知在先設(shè)計內(nèi)容呢？筆者認(rèn)為可這樣具體操作：審理人員應(yīng)詢問權(quán)利人其專利中所包含的創(chuàng)新點，如被控侵權(quán)人能舉證證明權(quán)利人主張的創(chuàng)新點中有公知在先設(shè)計部分，就要從權(quán)利人主張的創(chuàng)新點中排除該部分，以權(quán)利人主張的創(chuàng)新點的剩余部分與被控侵權(quán)物進(jìn)行侵權(quán)比對；如被控侵權(quán)人沒有舉證或能舉證但不能證明權(quán)利人主張的創(chuàng)新點中有公知在先設(shè)計部分，則應(yīng)以權(quán)利人主張的創(chuàng)新點與被控侵權(quán)物進(jìn)行侵權(quán)比對，對權(quán)利人未主張為創(chuàng)新點的部分和被控侵權(quán)人所舉證據(jù)足以證明不是創(chuàng)新的部分，可以認(rèn)定為公知在先設(shè)計而予以排除。
（二）如何排除功能性的外觀設(shè)計的內(nèi)容
在知識產(chǎn)權(quán)法律制度中有這么一個理念，即由內(nèi)容所決定的形式或表達(dá)是惟一的，則這種形式或表達(dá)不受法律保護(hù)。這種理念反映在外觀設(shè)計專利制度中就是由技術(shù)功能本身所決定的形狀、結(jié)構(gòu)等外觀必須如此、是惟一的，則該形狀、結(jié)構(gòu)等外觀不受專利法保護(hù)。如汽車的輪胎是圓形的，但這種圓形是輪胎的功能所決定的，這種圓形任何時候都不受專利法保護(hù)。由于外觀設(shè)計是關(guān)于產(chǎn)品外表的具有裝飾性或藝術(shù)性的設(shè)計，設(shè)立外觀設(shè)計專利制度的目的就是保護(hù)產(chǎn)品外觀的裝飾性或藝術(shù)性。因此，在確定外觀設(shè)計專利的保護(hù)范圍時，應(yīng)注意區(qū)分哪些是因產(chǎn)品的功能而決定的外觀特點，哪些是為產(chǎn)品的美觀而設(shè)計的部分，從而排除由產(chǎn)品的技術(shù)功能特征所決定的而不是為產(chǎn)品外觀產(chǎn)生美感而設(shè)計的內(nèi)容

洋洋喜氣熱熱鬧鬧喜迎新年，年年新春歡歡樂樂心想事成！

。也就是說，對于那些為了實現(xiàn)產(chǎn)品的技術(shù)功能所能采用的惟一外觀設(shè)計，應(yīng)當(dāng)排除在外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。需注意的是，如果一種產(chǎn)品的外觀設(shè)計同時具有裝飾性和功能性的特征，則不應(yīng)將其排除在專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。在具體實踐中，被控侵權(quán)人如主張設(shè)計內(nèi)容是技術(shù)功能所決定而必須采取的惟一設(shè)計可以從技術(shù)角度說明或提供專家證明，而權(quán)利人如反對則可以從技術(shù)角度說明、提供專家證明或提供具體的反證，權(quán)利人提供反證即提供同類的產(chǎn)品還存在其他的外觀，這時，審理人員須注意的是權(quán)利人提供反證的這個產(chǎn)品其功能、效果必須與專利產(chǎn)品相同，防止實踐中有人為規(guī)避侵權(quán)而進(jìn)行的變劣發(fā)明

有時，口水從小嘴里流出來，他就舞動著小手，搖晃著身體，似乎想要快快長大，掙脫大人的懷抱。

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（三）排除非外觀設(shè)計的內(nèi)容
外觀設(shè)計專利保護(hù)的是產(chǎn)品的“外觀”而不是“內(nèi)觀”，外觀是能夠被觀察者從外部直接感知的產(chǎn)品的外表部分，對產(chǎn)品的內(nèi)部形狀、圖案，消費者一般看不見也不會予以注意，其不具有產(chǎn)品外表上的美感，因此不屬于專利法及其實施細(xì)則所指的外觀設(shè)計。同樣，其他非外觀設(shè)計要素，如產(chǎn)品的尺寸大小、所用材料等，因不具有外表上的美感，也應(yīng)排除在外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。筆者代理的也是蘇州中級人民法院受理的第一起專利侵權(quán)糾紛案件中，被控侵權(quán)人提出了被控侵權(quán)產(chǎn)品與原告專利有二十三處不同，但被控侵權(quán)人提的絕大數(shù)是產(chǎn)品“內(nèi)觀”不同、大小不同等，最后，蘇州中級人民法院仍然認(rèn)定被控侵權(quán)人侵權(quán)成立

我聽了聽，好像挺嚴(yán)重的!”，“別著急，趕快給吃治哮喘的藥!”。

。另外產(chǎn)品外觀上附有的商標(biāo)、廠址等因素也不是侵權(quán)判定中考慮的因素
二、關(guān)于認(rèn)定產(chǎn)品是否同類的標(biāo)準(zhǔn)問題
判斷產(chǎn)品外觀設(shè)計是否侵權(quán)，其前提條件是被控侵權(quán)產(chǎn)品與專利產(chǎn)品應(yīng)是相同或相似產(chǎn)品，只有屬于相同或相似產(chǎn)品，才能進(jìn)行侵權(quán)判定，否則不能認(rèn)定侵權(quán)成立。因此，如何判定是否屬于同類產(chǎn)品，成為外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定中的一個關(guān)鍵問題。實踐中，有兩種值得商榷的觀點：一是單純按照《國際外觀設(shè)計分類表》作為依據(jù)；二是不考慮《國際外觀設(shè)計分類表》中有關(guān)產(chǎn)品分類的依據(jù)，而依照產(chǎn)品的性能、用途、原料、形狀以及消費渠道等綜合因素來判斷。筆者認(rèn)為，第一個觀點的好處是專利侵權(quán)審判中的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)方便、簡單、易行，同時也使侵權(quán)判定的標(biāo)準(zhǔn)與授權(quán)審查的標(biāo)準(zhǔn)保持了完全的一致；其壞處是不合理的改變了外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍，不利于制止仿制和混淆等侵權(quán)行為，有時對公眾造成不公平，造成這種弊端的根源是有些產(chǎn)品可以同時歸為不同的類別、有些實質(zhì)上的同類產(chǎn)品而《國際外觀設(shè)計分類表》卻歸為不同的類別。因此在認(rèn)定是否屬于同類產(chǎn)品時，不應(yīng)僅僅依據(jù)《國際外觀設(shè)計分類表》。第二種觀點是撇開《國際外觀設(shè)計分類表》來認(rèn)定產(chǎn)品是否屬于同類，在有些時候確能公平的維護(hù)各方利益，但其任意性和主觀性也太強，割裂了專利授權(quán)審查標(biāo)準(zhǔn)與專利侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)之間的聯(lián)系，會在一定程度上損害專利的穩(wěn)定性，容易不適當(dāng)?shù)臄U(kuò)大專利的禁止權(quán)的效力范圍，損害社會公眾的利益。因此，筆者主張在認(rèn)定是否屬于同類產(chǎn)品時，首先應(yīng)當(dāng)參照《國際外觀設(shè)計分類表》，盡可能保持專利侵權(quán)判斷與專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的一致性。其次，在認(rèn)定是否屬于同類產(chǎn)品時，還應(yīng)當(dāng)依照產(chǎn)品的性能、用途以及是否會引起普通消費者對產(chǎn)品的混淆和產(chǎn)品的生產(chǎn)者之間是否會形成競爭關(guān)系等因素綜合考慮分析，如果使普通消費者產(chǎn)生了混淆，生產(chǎn)者之間會形成競爭關(guān)系，那么就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為同類產(chǎn)品。筆者2010年5月代理了一起外觀設(shè)計專利侵權(quán)糾紛案件，原告以被告生產(chǎn)的戶外配電箱侵犯自己的戶外配電箱外觀設(shè)計為由控告，但被告以在原告專利申請日以前通訊部門就有相同外觀的產(chǎn)品為由進(jìn)行抗辯，而原告以通訊部門的該產(chǎn)品按照《國際外觀設(shè)計分類表》的規(guī)定與本案產(chǎn)品不同類為由進(jìn)行反駁，被告能否以按照《國際外觀設(shè)計分類表》與本案產(chǎn)品不同類的產(chǎn)品進(jìn)行已有公知技術(shù)抗辯呢？根據(jù)以上分析并且根據(jù)通訊部門的該產(chǎn)品與戶外配電箱性能、用途、產(chǎn)品混淆、競爭關(guān)系等因素綜合分析，原告以移動通訊部門的該產(chǎn)品按照《國際外觀設(shè)計分類表》的規(guī)定與本案產(chǎn)品不同類進(jìn)行反駁是不能成立的。
三、關(guān)于相似設(shè)計的判定標(biāo)準(zhǔn)問題

如何判斷外觀設(shè)計構(gòu)成相似？在實踐中有不同的做法：一是根據(jù)整體來認(rèn)定。只要被控侵權(quán)的設(shè)計在整體上與外觀設(shè)計專利近似，就可認(rèn)定為相似設(shè)計

那甜甜的味道。這就是幸福，幸福的味道。

。二是根據(jù)設(shè)計要部來認(rèn)定。由于只有設(shè)計要部才凝聚了專利權(quán)人的智力勞動，因此在判斷是否相同或近似時，只需進(jìn)行設(shè)計要部的比較。筆者認(rèn)為，由于外觀設(shè)計是依靠整體上的美感來吸引消費者注意的，這就要求在比較兩件外觀設(shè)計是否相似時要從外觀設(shè)計的整體上進(jìn)行全面比較，而不能只進(jìn)行局部比較；同時，絕大部分外觀設(shè)計是在已公開的設(shè)計的基礎(chǔ)上附加新的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合或者進(jìn)行部分改動后完成的，而這部分改動體現(xiàn)了專利權(quán)人的獨創(chuàng)性勞動，也是使專利申請具有新穎性并區(qū)別于其他外觀設(shè)計的關(guān)鍵點。如果只比較整體，或者只進(jìn)行設(shè)計要部比較，要么忽視了外觀設(shè)計專利的創(chuàng)新部分，要么忽視了外觀設(shè)計在整體上的效應(yīng)，都顯得過于片面。因此，在判斷被控侵權(quán)的外觀設(shè)計與外觀設(shè)計專利是否相似時，應(yīng)當(dāng)采用“整體比較、重點觀察、綜合判斷”的判斷方法。 ．
在采用“整體比較、重點觀察、綜合判斷”的方法來認(rèn)定是否相似
時，首先要從整體上比較。如果被控侵權(quán)產(chǎn)品在整體上與外觀設(shè)計專利相似，就可以認(rèn)定為相似；當(dāng)在整體比較上有差異時，才進(jìn)行重點觀察。但整體比較與重點觀察的結(jié)論應(yīng)當(dāng)是一致而不是互相矛盾的�！爸攸c”是指設(shè)計要部，設(shè)計要部就是產(chǎn)品中容易引起一般消費者注意的部位。筆者認(rèn)為：(1)由于外觀設(shè)計是依靠消費者的注意力來吸引消費者的，因此，設(shè)計要部必然是外觀設(shè)計中最能吸引普通消費者注意的部分，判斷“最能吸引普通消費者注意”可結(jié)合產(chǎn)品的使用狀態(tài)、在先的同類或者相近類產(chǎn)品的外觀設(shè)計狀況以及美感等加以確定

積極性和主動性上的表現(xiàn)還是應(yīng)該值得稱道，除了極個別的情況，他們每周、每日都在兢兢業(yè)業(yè)、

。(2)對設(shè)計要部的確定還必須考慮其有獨創(chuàng)性，這樣才能將外觀設(shè)計專利區(qū)別于已有設(shè)計。 (3)應(yīng)當(dāng)注意的是，專利申請時提交的簡要說明中的設(shè)計要點可以幫助確定設(shè)計要部，但其中的全部內(nèi)容并不一定就是設(shè)計要部。（4）從設(shè)計要部考慮被控侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設(shè)計專利是否相似時，應(yīng)當(dāng)考慮要部在整個產(chǎn)品外觀中占的比例及起的作用，如果要部是產(chǎn)品外觀的主要部分，只要設(shè)計要部相似，就可以認(rèn)為構(gòu)成相似。但如果要部在產(chǎn)品外觀中占的比例很小，不足以影響產(chǎn)品的整個外觀時，雖然設(shè)計要部近似，但產(chǎn)品的整個外觀并不足以引起混淆或誤認(rèn)，也不能認(rèn)定被控侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設(shè)計相近似。
四、關(guān)于自由公知設(shè)計抗辯問題
自由公知設(shè)計抗辯是指被控侵權(quán)人以其被控侵權(quán)產(chǎn)品是使用或更接近于自由公知設(shè)計而不構(gòu)成對外觀設(shè)計專利侵權(quán)的一種抗辯。由于我國法律及相關(guān)的司法解釋對此未作明確規(guī)定，實踐中對能否運用自由公知設(shè)計抗辯以及自由公知設(shè)計抗辯的掌握尺度存在一定的爭議。筆者認(rèn)為，實踐中適用自由公知設(shè)計抗辯對于平衡專利權(quán)人和社會公眾利益、減少訴爭和提高訴訟效率有很大的作用，但在適用該原則時，應(yīng)當(dāng)注意以下問題：
（一）關(guān)于被控侵權(quán)人對專利的新穎性提出的抗辯。被控侵權(quán)人在案件中經(jīng)常提出新穎性抗辯，認(rèn)為權(quán)利人的專利權(quán)實際上是自由公知設(shè)計，缺乏新穎性，應(yīng)屬無效專利。其實，這種抗辯實際上并不是自由公知設(shè)計抗辯，因為自由公知設(shè)計抗辯是認(rèn)為其使用的系自由公知設(shè)計，而非針對專利效力本身提出質(zhì)疑。筆者認(rèn)為，審理人員應(yīng)當(dāng)在侵權(quán)判定中堅持專利權(quán)有效原則，不對專利性進(jìn)行評價。對于被控侵權(quán)人提出新穎性抗辯的，審理人員應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人釋明關(guān)于專利權(quán)無效的新穎性抗辯應(yīng)當(dāng)通過專利復(fù)審無效程序來解決，并告知其如不通過無效程序解決的后果

在今后的工作中，我要努力做到戒驕戒躁，加強各方面的學(xué)習(xí)，積累工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，

。被控侵權(quán)人堅持不向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求的，對其新穎性抗辯不予支持。被控侵權(quán)人向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求并提交有關(guān)證明，審理人員可決定案件中止審理。
（二）當(dāng)被控侵權(quán)人以自由公知設(shè)計進(jìn)行抗辯時，應(yīng)當(dāng)遵循以下步驟和方法進(jìn)行處理：第一，應(yīng)當(dāng)將被控侵權(quán)設(shè)計與自由公知設(shè)計進(jìn)行比較，而不應(yīng)對比被控侵權(quán)設(shè)計與外觀設(shè)計專利是否相同或相似。如果比較的結(jié)果是兩者完全相同，則表明被控侵權(quán)人使用的是在專利申請日前或優(yōu)先權(quán)日之前的自由公知設(shè)計，即使被控侵權(quán)設(shè)計與外觀設(shè)計專利完全一致，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定自由公知設(shè)計抗辯成立，被控侵權(quán)人不構(gòu)成侵權(quán)。第二，當(dāng)被控侵權(quán)設(shè)計與自由公知設(shè)計明顯不相同或相似時，人民法院應(yīng)就被控侵權(quán)設(shè)計與外觀設(shè)計專利進(jìn)行比對，以判斷其是否構(gòu)成侵權(quán)。第三，當(dāng)被控侵權(quán)設(shè)計與外觀設(shè)計專利、自由公知設(shè)計的相似性較難判斷時，可以將被控侵權(quán)設(shè)計與自由公知設(shè)計和外觀設(shè)計進(jìn)行比較，以確定被控侵權(quán)設(shè)計是更靠近自由公知設(shè)計，還是更靠近外觀設(shè)計專利，并視具體情況處理：如果被控侵權(quán)設(shè)計與自由公知設(shè)計更靠近，則可以認(rèn)定自由公知設(shè)計抗辯成立；如果被控侵權(quán)設(shè)計與專利外觀設(shè)計專利更靠近，則可以認(rèn)定被控侵權(quán)人自由公知設(shè)計抗辯不成立，構(gòu)成侵權(quán)。
（三）、關(guān)于在先專利抗辯問題

那甜甜的味道。這就是幸福，幸福的味道。

。在實踐中，對于自由公知設(shè)計是否包括第三人的在先專利一直有爭議。第一種觀點認(rèn)為，第三人的在先專利可以作為自由公知設(shè)計抗辯的依據(jù)。第二種觀點則認(rèn)為，自由公知設(shè)計抗辯是為了謀求實現(xiàn)專利權(quán)人與社會公眾利益的平衡而允許采用的一種抗辯手段，如果同意被控侵權(quán)人的抗辯主張，就等于認(rèn)可其未經(jīng)許可而實施第三人的在先專利，不符合公正的要求，因此，可作為自由公知設(shè)計抗辯依據(jù)的外觀設(shè)計必須是在專利申請日之前公眾可自由使用的公知設(shè)計，應(yīng)當(dāng)排除他人的在先外觀設(shè)計專利。筆者贊同第二種觀點，但同時認(rèn)為，在一定條件下，其可以作為一種單獨的抗辯手段，在認(rèn)定被控侵權(quán)人的這種在先專利抗辯是否成立時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的情況分別對待：(1)被控侵權(quán)人使用的外觀設(shè)計雖是他人的在先專利，但如果他人的在先外觀設(shè)計專利與原告的外觀設(shè)計專利既不相同也不相似，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被控侵權(quán)人的抗辯成立，不構(gòu)成專利侵權(quán)；(2)權(quán)利人擁有的專利屬重復(fù)授權(quán)的情形。如果在先專利權(quán)人與重復(fù)授權(quán)專利權(quán)人發(fā)生糾紛時，則重復(fù)授權(quán)的專利權(quán)人雖擁有專利權(quán)，但其仍構(gòu)成對在先專利權(quán)人的侵權(quán)。如果重復(fù)授權(quán)的專利權(quán)人控告第三人侵犯其專利權(quán)時，被控侵權(quán)人能否以該專利屬重復(fù)授權(quán)為由，以其實施的系在先專利作為抗辯理由呢？筆者認(rèn)為，根據(jù)專利權(quán)有效原則，不能認(rèn)定被告的抗辯理由成立。因此，重復(fù)授權(quán)專利權(quán)人在對在先專利權(quán)人的訴訟中雖會敗訴，但其在對未享有在先專利權(quán)而實施專利的被控侵權(quán)人的訴訟中則能勝訴。
總之，外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定是一項技術(shù)性、法律性很強的工作，判斷過程中既要掌握好各項原則，又要運用好各種方法，只有這樣，才能使判斷結(jié)論客觀、公正、合理。
作者簡介：張廷栓.（1976.5）.男.漢族.山東濟(jì)寧市人，中共濟(jì)寧市委黨校法學(xué)教研部副主任，山東文思達(dá)律師事務(wù)所知識產(chǎn)權(quán)兼職律師，主要研究方向：知識產(chǎn)權(quán)法。
------------------已發(fā)表于《遼寧行政學(xué)院學(xué)報》2010年第10期